2004年10月,在“Gateway公司诉Companion产品公司案”中,联邦第八巡回上诉法院裁定美国电脑巨头Gateway公司的商业外观应受
商标法保护。该案中,原告于1992年在计算机产品上把黑白斑纹的母牛形象设计注册为商标。不久,被告设计了一种玩具。玩具的形象也是黑白斑纹的母牛。它可以包在计算机显示器或者计算机包装盒外面。被告还设计了一种填塞满棉絮的玩具牛。牛的形象也与原告的母牛类似。被告把这两种产品推向市场后,原告以商业外观知识产权、商标权受到侵犯为由提起诉讼。目前,两审法院作出了相同的裁决:被告侵害了这两种知识产权。它们都支持对原告提供永久性禁令救济。
2004年12月,在“Hooter公司诉WingHouse公司案”中,法院裁定被告没有侵害原告的商业外观,被告无需改变其服务员的打扮,或者改变店铺的外观。此外,法院要求原告就延续两年的侵权诉讼赔偿被告120万美元的损失。该案中,原告曾经主张女服务员的紧身裤、泳装上衣打扮受商业外观保护。但是,法院认为这种识别性特征尚未在市场上产生区别性,更不是原告所首创。对于店铺的整体外观,法院也认为不满足商业外观保护需要满足的实质条件。但是,这个案子并不表明房屋的整体性外观不能获得商业外观保护。此前,作为科罗拉多州Castle Rock工厂商店的所有人,Prime零售公司曾控告其竞争对手抄袭了自己的建筑规划,造出了具有类似外观的房子开了另一家商店。鉴于胜诉的预期不大,被告主动寻求了诉讼和解。因此,无论是否进行过商业外观行政登记,只要满足上文的商业外观三要件,商用房屋的整体性外观设计享有商标领域的成文法、普通法所提供的保护。
第四,我国要否用商标法律扩大对商业外观的知识产权保护。从我国企业在美频频被诉的态势来看,我国企业要尽早把自己的商业外观公示出去。其具体方式可以是:办理版权登记;申报外观设计专利;把单个或者多个识别要素分别注册商标;到国外行政机关注册商业外观;在国内信息服务公司提交商业外观民间登记,以获取第三方证据;到我国公证机关办理公证;保存广告、促销、销售或者其他使用证据,并保存创意设计、设计图、委托合同等商业外观原创证据。
我国法院、立法机关更要认识到,用
商标法扩大对商业外观的知识产权保护,这是一个国际大趋势。目前,我国已经出现一些用《
著作权法》、 《
反不正当竞争法》保护商业外观的案例。不过,我国《
专利法》目前仍然是商业外观的主要保护工具。问题在于,这些法律提供的法律推理、制度架构只能涵盖极为有限的一些商业外观类型。对商业外观提供商标保护,这是发达国家大批企业、律师、法官、立法者长期摸索、权衡的结果。我国选择用
商标法扩大对商业外观的知识产权保护,这可能减少我国学者、官员进行理论探索、制度设计的成本,直接把他们推到分析和解决现实问题的位置之上。此外,按照美国行政规章,从2001年6月30日开始,美国一切企业合并都需要提交商业外观价值评估报告。随着中国宏观经济结构的调整,大批中国企业将在美国面临企业合并问题。广泛借鉴和推广美国的商业外观保护制度,这些中国企业就会在相关的知识产权资产评估中作出更到位的判断。
从贝法集团的案子来看,无论我国是否引进西方相关法律制度,我国企业,尤其是出口型企业要注意商业外观的国内外注册、公示,更要注意缔造原创性的、非功能性的、区别性的商业外观。对于奇瑞集团的案子,我国近期可以主张通用汽车公司的外观设计没有申请中国专利,因而无法获得商业外观保护。但是,这种做法无法长期说服国外企业。从长远看,我国应该构造与北美类似的商业外观法律制度。
从法理上看,知识产权是一种民事权利。民事权利的外延拓展规则是:法无明文规定则竞自由。因此,我国应当保护的知识产权的外延可以无限扩大。对民事主体智力成果的各种最新表现形式,我国法院都要根据新的权利诉求提供知识产权法律救济。实际上,我国法院已经在用《
民法通则》、《版权法》、《
反不正当竞争法》对很多新出现的商业外观权利诉求提供法律救济。在不违反我国现有知识产权法规的前提下,广泛借鉴欧美的商业外观保护制度,我国可望在商标法律框架内逐步缔造一个发达的商业外观行政登记、司法保护体系。
我国国家知识产权战略不能忽略商业外观问题。在这个战略中,政府目前能作的主要工作就是帮助中国企业做好商业外观的行政登记。如何设计申报、实审制度,这是我们要深入研究的问题。
除此之外,我们还需要研究吸收、借鉴国外其他一些制度设计的必要性。例如,美国法律允许提交临时专利申请。这种申请文件可以不提出正式的权利要求、誓词及声明、相关现有技术等。这种申请很便宜,可以延缓支付主要官费、律师费,撰写也很便利,可以享受国内外优先权,使专利保护期延长为21年。申请人还可在产品上标注“专利受理”,可在不影响专利新颖性的情况下销售产品和做广告等。这种制度安排对保护发明人非常有利。再例如,美国专利申请的同族申请如果没有进入其他国家,那么美国专利申请人可以请求美国专利与商标局在授权前不公开申请文件。这就为美国发明人保守大量技术秘密提供了机会。美国法律允许权利人对故意侵权人索取三倍的惩罚性赔偿金。这个制度设计能够鼓励企业积极检索现有技术,规避知识产权风险。没有这方面的制度配置,我们积极引导企业开展专利预警与应急工作的努力很难取得较大的社会效果。总之,我们目前的很多研究还没有深入下去,忽略的重要问题很多。很多通过民事关系调整能产生巨大收益的做法我们不关心,不研究,反而津津乐道一些扩充行政法律关系的中国特色法律制度。这种趋势不利于我国知识产权战略的研究与实施。